Tavaramerkin käytön todistamisen vaikeus – McDonald’s menetti (yhden) Big Mac rekisteröintinsä kanahampurilaisten osalta

McDonald’s menetti BIG MAC rekisteröinnin kanahampurilaisten osalta Unionin yleisen tuomioistuimen katsottua, ettei McDonald’s ollut esittänyt riittävää näyttöä tavaramerkin käytölle kyseisille tuotteille.

Tausta

Ainakin Suomessa osapuolista tuntemattomampi Supermac’s on Irlannin suurimpia pikaruokaketjuja, jonka ensimmäinen Supermac’s -ravintola avattiin 1978. Vuonna 2017 McDonald’s jätti väitteet kahta SUPERMAC’S EU-tavaramerkkihakemusta (hak. nro 015442023 ja 016583379) vastaan perustuen mm. BIG MAC tavaramerkkiin (rek. nro 62638), johon se katsoi haettujen tavaramerkkien aiheuttavan sekaannusvaaran. Supermac’s reagoi väitteeseen hakemalla BIG MAC -tavaramerkin mitätöintiä sen käyttämättömyyden perusteella. EU-tavaramerkkirekisteröinti voidaan kumota, jos merkkiä ei ole otettu käyttöön viiden vuoden kuluessa sen rekisteröinnistä tai käyttö on ollut keskeytyneenä yli viisi vuotta.

McDonald’s toimitti EU:n teollisoikeuksien virastoon (”EUIPO”) ns. käyttönäyttöä eli todistelua kyseisen tavaramerkin käytöstä, jonka EUIPO:n mitätöintiosasto katsoi olevan riittämätöntä ja näin ollen kumosi rekisteröinnin kokonaisuudessaan. Olemme kirjoittaneet ratkaisusta tarkemmin täällä ja täällä.

McDonald’s valitti ratkaisusta ja toimitti lisätodisteita BIG MAC -merkkinsä käytöstä EUIPO:on. Valituslautakunta hyväksyi näytön toimittamisen sekä katsoi 2022 ratkaisussaan (R 543/2019-4) näytön olevan riittävää ja näin ollen piti rekisteröinnin voimassa seuraaville rekisteröinnin kattamille tavaroille ja palveluille:

Luokka 29:     ”Liha-, ja siipikarjatuotteista valmistetut ruoat, lihavoileivät, kanavoileivät”

Luokka 30:     ”Voileivät, lihavoileivät, kanavoileivät

Luokka 42:     ”Ravintolanpidossa sekä muissa kulutettavaksi valmistetun ja autosta ostettavaksi tarkoitetun ja ruuan ja juoman jakeluun tarkoitetuissa liikkeissä tai tiloissa annetut tai niihin liittyvät palvelut; noutoruokien valmistus”

Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisu

Tällä kertaa Supermac’s valitti ratkaisusta Unionin yleiseen tuomioistuimeen, joka antoi asiassa ratkaisunsa 5.6.2024. Supermac’s:in valituksen mukaan BIG MAC rekisteröintiä ei tule pitää voimassa muille kuin ”lihavoileiville”, eli tässä tapauksessa siis lihaa sisältäville hampurilaisille. Heidän mukaansa McDonald’s:in toimittama materiaali oli muilta osin riittämätöntä.

McDonald’s siipikarjatuotteisiin liittyvät todisteet liittyivät ”Grand Big Mac Chickens” tuotteeseen ja käsittivät mm. mainosjulisteita, kuvakaappauksia televisiomainoksista sekä Facebookista. McDonald’s myös argumentoi, että ”lihavoileivät” kattaisivat myös ”kanavoileivät”.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi ratkaisussaan, että McDonald´sin ”kanahampurilaisia” (tai ”kanavoileipiä” kuten se oli tavaramerkkirekisteröinnin tavaraluettelossa mainittu) koskevan näytön osalta ei selvinnyt tavaramerkin käytön laajuutta, kuten myyntivoluumeja, käyttöajan pituutta tai tiheyttä. Tuomioistuimen mukaan ”kanavoileivät” eivät myöskään sisälly termiin ”lihavoileivät”. Koska katsottiin ettei riittävää näyttöä ollut esitetty kanahampurilaisille, myöskään nimikettä ”siipikarjatuotteista valmistetut ruoat” ei voida pitää voimassa. Vastaavasti, koska näyttöä ”lihavoileiville” ei enää ollut riitautettu, ”lihatuotteista valmistetut ruoat” sekä ”voileivät” tuli edelleen pitää voimassa.

Kanahampurilaisten lisäksi merkittävä ero Unionin yleisellä tuomioistuimella ja valituslautakunnan välillä oli myös tulkinnassa liittyen BIG MAC tavaramerkkirekisteröinnin kattamiin palveluihin. Yleisen tuomioistuimen mukaan mikään toimitetuista todisteista ei viittaa palveluihin eikä MCDONALD’S merkin tunnettuutta liittyen tarjottuihin palveluihin voida yhdistää nyt käsillä olevaan BIG MAC merkkiin.

Näin ollen kyseinen BIG MAC rekisteröinti jää edelleen voimaan, mutta ainoastaan seuraaville tavaroille (kattaen lihaa sisältävät hampurilaiset):

Luokka 29:     ”Lihatuotteista valmistetut ruoat, lihavoileivät

Luokka 30:     ”Voileivät, lihavoileivät

Kumpikin osapuoli määrättiin kantamaan omat kulunsa.

Johtopäätökset

Big Mac -trilogian kolmannessakin osassa näyttää todennäköiseltä, että McDonald’s:in olisi kattavammalla käyttönäytöllä ollut mahdollista pitää rekisteröintinsä voimassa myös kanahampurilaisille. Kyse ei kuitenkaan ole ainoastaan siitä, että merkkiä on käytetty kyseisille tuotteille, vaan myös siitä, että näyttöä tästä käytöstä pystytään toimittamaan. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että ratkaisussa on kyse yhdestä tavaramerkistä ja McDonald’s:illa on edelleen kansainvälisesti voimassa lukuisia muita Big Mac -rekisteröintejä, myös EU:ssa ja kattaen myös mm. kanahampurilaiset (rek. nro 017305079).

Käyttönäytön keräämiseen ja toimittamiseen ei siis tule suhtautua ylimielisesti. Tämä koskee myös laajalti tunnettuja brändejä, jotka EUIPO on nyt korostetusti asettanut samalla viivalle muiden brändien kanssa. Tavaramerkin käytön todistaminen perustuu vain ja ainoastaan virastolle toimitettuun näyttöön.

Käytännössä tavaramerkinhaltijoille, niin isoille kuin pienille, tämä tarkoittaa erityisesti käyttönäytön järjestelmällistä keräämistä etupainotteisesti. Kuten tässäkin tapauksessa, yritys mitätöidä rekisteröity tavaramerkki on odotettavissa oleva ensimmäinen askel, kun kyseistä tavaramerkkiä käytetään vastustamaan kolmannen tavaramerkkiä. Kerätty käyttönäyttö osaltaan turvaa merkinhaltijan omaa selustaa ja varmistaa mahdollisuuden puuttua sekaannusvaaraa aiheuttamiin myöhempiin tavaramerkkeihin. Kun käyttönäyttömateriaali on tallessa jo etukäteen, ei esimerkiksi mahdollisen mitätöintihakemuksen osuessa kohdalle tarvitse tyytyä vain siihen materiaaliin, jota jälkikäteisesti saadaan haalittua kasaan.

Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisu löytyy täältä. Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisusta on edelleen mahdollista valittaa Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Tavaramerkin arvo kasvaa käyttämällä

Jotta tavaramerkkirekisteröintisi arvo kasvaa ja pysyy voimassa, on sitä käytettävä oikein ja merkin käytöstä on kerättävä näyttöä. Berggrenin brändisuojauksen ammattilaiset neuvovat, miten merkkiä tulisi käyttää, mitä materiaalia käytöstä on kerättävä ja huolehtivat kanssasi merkin käyttönäytön keräämisestä.

Varaa meiltä käyttönäyttö-workshop – ota yhteyttä niin kerromme lisää!


Atte Karineva

Lawyer, European Trademark and Design Attorney
Berggren Oy

Puoleeni voi kääntyä erityisesti tavaramerkkeihin liittyvien kysymysten osalta, mutta autan mielelläni löytämään sopivan ratkaisuvaihtoehdon myös laajemmin immateriaalioikeuksien monipuoliselta ja jatkuvasti kehittyvältä kentältä!

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

4 × four =